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房平木原创文章|最高人民法院专利典型案例系列10-母案申请对分案申请的解释作用

发布日期:2017/12/5 14:09:15

最高人民法院专利典型案例系列(十)之

母案对分案的解释作用

焦点问题

母案专利申请的说明书能否作为分案专利申请的权利要求的解释依据?

最高人民法院的核心判决

最高人民法院在终审判决中指出,母案申请构成分案申请的特殊的专利审查档案,在确定分案申请的权利要求范围时,超出母案申请公开范围的内容不能作为解释分案申请的权利要求的依据。

基本案情

专利权人邱则有以山东鲁班建设集团总公司(后称鲁班公司)侵犯其专利(专利号:200510128051,即本案专利)为由,提起诉讼。山东省济南市一审法院认为,侵权不成立,驳回诉讼请求。二审法院维持一审判决,邱则有不服,向最高人民法院申请再审。其申请再审理由为根据本案专利的说明书第2页第5-7段的内容,本案的权利要求的相应技术特征可以解释为涵盖了侵权产中的技术特征,故侵权成立。而最高人民法院经过审理查明,本案专利的母案03118134.1号专利说明书中没有记载上述技术内容,故对申请再审的理由不予支持,并于2011年12月16日驳回了邱则有的再审申请。

最高人民法院指出,分案申请是一类特殊的申请,是为了保证专利申请人的正当利益不受到损害,允许专利申请人将其在申请日已经提交的母案申请文件中已经披露,但因单一性等原因不能在母案申请中获得保护的发明创造另行提出专利申请,同时保留原申请日的一种制度。该制度在保护专利申请人的权利的同时,为了平衡社会公众的利益,要求分案申请不得超出母案申请文件公开的范围,即不得在分案申请中补充母案申请文件未曾记载的新内容,以避免申请人讲在申请日之后完成的发明创造通过分案申请抢占在先的申请日。因此,分案申请要受到母案申请文件的约束。在此意义上,母案申请构成特殊的专利审查档案。母案中为公开的内容不的作为分案权利要求的解释依据。

案例评述

     本案虽然经过了中院和高院的一审和二审,以及最高院的再审,最后才尘埃落定,但实际案情却是挺简单的,权利要求的解释规则也非常明确:专利分案申请中不能加入母案专利中没有记载的内容。这是大家耳熟能详的原则,但是在实际的操作中还是出现了本案的案例,不能不引人深思。

对这个专利而言,造成这个结果的原因是什么呢?是申请人在分案时不知道这个规则,还是存在侥幸心理?假如在递交分案申请时换一种操作方式,例如要求部分优先权。这样操作的话,虽然申请日要晚一些,存在被无效的可能,但也胜过存在形式上的硬伤要来的好。形式上的硬伤是要命的。白纸黑字在那里放着,不可更改。在专利的侵权判定阶段或无效阶段,专利申请过程中的每个瑕疵都会被放在放大镜下细细观察,抽丝剥茧,如果有形式上的硬伤则逃无可逃。

需要特别指出的时,最高院指出的原则存在被扩大解释的可能。最高人民法院指出:母案申请构成分案申请的特殊的专利审查档案,在确定分案申请的权利要求范围时,超出母案申请公开范围的内容不能作为解释分案申请的权利要求的依据。我们是否可以据此推论:凡是与母案中描述不一致的技术内容是否都可能被认为是超出了母案申请公开的范围呢?笔者认为,分案申请的说明书应当与母案的说明书保持严格一致,分案申请的权利要求书也要严格根据说明书中披露的内容进行撰写。